+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

При выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление..

Как известно, товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) служат для индивидуализации товаров и услуг юридического лица или индивидуального предпринимателя. При регистрации товарных знаков, неправомерном использовании сходного обозначения и в иных случаях возникают вопросы касательно того, не является ли конкретное обозначение сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком. Поскольку в глазах потребителя похожие обозначения могут отождествляться, смешиваться и дезориентировать его, то такое сходство, не говоря уже о тождественности, создаёт определённую угрозу для правообладателя товарного знака. В таких случаях оценка сходства обозначения и товарного знака становится необходимой для того, чтобы сделать заключение о том, является ли использование какого-либо обозначения нарушением исключительного права на товарный знак или же нет, с целью пресечения использования сходного обозначения.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Определение этой правовой категории даётся в п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.09 № 197:

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия

То есть, если в глазах потребителя обозначения Panasonic» и «Panasoanic» на батарейках, выглядят, в целом, одинаково, особенно, в случае, если шрифт второго визуально похож на шрифт первого, то добавленная буква «а» существенным образом не влияет на восприятие обозначения. В таком случае можно с уверенностью говорить о сходстве до степени смешения.

Также в п. 3 вышеупомянутых Методических рекомендаций указано, что:

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности — больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

С другой стороны, справедливо и обратное: чем выше опасность смешения, тем больше категорий товаров могут считаться однородными. Подтверждение этому имеется в п. 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживаниях, утверждённых Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198,

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные

И в самом деле, в том случае, если оба обозначения ориентированы для использования в одном сегменте рынка товаров или услуг, то потребителям будет проще дезориентироваться. Например, в случае предполагаемого использования обозначения «Tepal» для индивидуализации товаров, относящихся к бытовой технике, риск его смешения с обозначением «Tefal» гораздо выше, чем при использовании такого обозначения, например, для маркировки сока яблочного безалкогольного.

Следует отметить, что аналогичные или идентичные определения содержались также в более ранних Методических рекомендациях и Правилах, утвёрждённых приказами Роспатента. Ссылки на них можно найти в судебных актах до 2009 года, в том числе, в примерах, приведённых ниже.

Целью недопущения регистрации сходных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг является недопущение недобросовестной конкуренции и недопущение возможности смешения товаров и услуг, предприятий-конкурентов в глазах потребителей.

Следовательно, несмотря на то, что право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако его охрана распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и однородные, не упомянутые в охранном документе

Указанное Постановление было оставлено судом кассационной инстанции без изменения.

Пояснение понятия «однородные товары» содержится в п. 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом ген. директора Роспатента от 05 марта 2003 г.: «При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки».

Из существа приведенной выше нормы и пояснения понятия «однородные товары» следует вывод, что при разрешении вопроса об однородности товаров решающее значение должно быть придано существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю, а не сопоставлению наименования товара, незаконно маркированного товарным знаком с перечнем товаров, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.

Данное Постановление также было предметом обжалования в кассационной инстанции, однако было оставлено без изменения. В передаче дела для рассмотрения в порядке надзора в Президиуме ВАС РФ было отказано.

Определение сходства до степени смешения далеко не во всех случаях требует экспертизы. Как следует из п. 13 Информационного Письма Президиума ВАС РФ № 122 от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. И это логично, ибо суд сам в состоянии оценить сходство обозначений, как потребитель.

Существует заблуждение о том, что аналогичный подход по оценке сходства применяется и в отношении объектов авторских прав. Это неверно. Авторским правом будут охраняться даже два практически идентичных произведения, созданных независимо друг от друга, в силу самого факта их создания, если они удовлетворяют критериям охраноспособности (подробнее — в материале «Почему авторские права НЕ требуют регистрации»). Сходство до степени смешения не оценивается при рассмотрении какого-либо спора по объектам авторских прав.

Интеллектуальная собственность в России и за рубежом

Сходство до степени смешения

Понятие сходство до степени смешения одно из основных в правовом регулировании товарных знаков и знаков обслуживания. Это обусловлено тем, что назначение товарных знаков (торговых марок) заключается в том, чтобы отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Именно по этой причине товарные знаки среди объектов исключительных прав относятся к группе средств индивидуализации. Сходство до степени смешения в самом общем виде означает, что товарные знаки или другие средства индивидуализации и, соответственно, товары разных лиц смешиваются в обороте. Такая ситуация не является нормальной, поэтому рассмотрим проблему сходных до степени смешения товарных знаков более подробно.

1. Юридическое значение сходства до степени смешения .

В первую очередь разберемся с тем, в каких ситуациях сходство между товарными знаками приобретает юридическое значение. Из части IV Гражданского кодекса можно выделить следующие основные ситуации:

  • на этапе регистрации товарного знака: в соответствии со ст.1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы товарные знаки, которые сходны до степени смешения с другими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, или элементами таких знаков; а также сходные до степени смешения с наименования мест происхождения товаров, официальными государственными символами, фирменными наименованиями, известными произведениями литературы и искусства, именами и псевдонимами известных лиц;
  • на этапе использования товарных знаков: в соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса, не допускается использование обозначений, сходных с зарегистрированными товарными знаками, если в результате использования возникает вероятность смешения;
  • на этапе оспаривания зарегистрированного товарного знака: сходство до степени смешения зарегистрированного товарного знака с другим средством индивидуализации, промышленным образцом и некоторыми другими объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли раньше, является одним из оснований оспаривания регистрации такой торговой марки.

Обратите внимание, что во многих случаях сходство до степени смешение должно быть одновременно с фактом однородности товаров и услуг. Если же однородности в этих случаях нет, то нет и оснований отказа в регистрации, ее оспаривания или предъявления требования о защите прав на товарный знак.

Схема №1. Сходство до степени смешения: юридическое значение

2. Определение понятия «сходство до степени смешения».

Гражданский кодекс России не содержит легального определения понятия «сходство до степени смешения», но такое определение содержится в подзаконных нормативно-правовых актах, а именно в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и Методических рекомендациях Роспатента об определении тождества и сходства до степени смешения.

Тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации. Сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия.

Из легального определения видно, что понятие «сходство до степени смешения» во многом субъективно. Судебная практика и административная практика Палаты по патентным спорам ориентируют на рассмотрение вопроса с точки зрения обычного потребителя, а не специалиста, а также на недопустимость даже опасности смешения. То есть не требуется доказывать реальные случаи введения потребителя в заблуждение, достаточно доказать опасность введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Если в деле проводится социологическое исследование, ассоциации двух сравниваемых торговых марок друг с другом по мнению 25-30% опрошенных, как правило, достаточно для вывода о сходстве до степени смешения.

Кроме указанных критериев Роспатент и суды учитывают товары, для индивидуализации которых предназначены товарные знаки. Для товаров широкого потребления, которые обычно выбираются с меньшей внимательностью, различия между средствами индивидуализации должны быть более существенны и заметны.

В большинстве случаев вопрос сходства до степени смешения может быть решен судьей самостоятельно, но иногда требуется назначение патентоведческой экспертизы . Перед регистрацией товарного знака рекомендуется всегда проводить предварительную проверку товарного знака на наличие других сходных до степени смешения обозначений.

Это интересно:  Крышная котельная в многоквартирном доме - идеальное решение

3. Признаки сходных до степени смешения товарных знаков.

Сходство до степени смешения, его наличие или отсутствие, определяется в зависимости от вида товарного знака, но так или иначе сводится к трем признакам, представленным на схеме.

Схема №2. Признаки сходства до степени смешения

А) Смысловое сходство (семантическое) присутствует, если сравниваемые обозначения выражают одинаковые или подобные идеи («Мелодия сна» — «Музыка сна») или прямо противопоставляют идеи (сок «Я» — сок «Ты»). Смысловое сходство имеется при переводе слова с одного языка на другой («Apple» — «Яблоко»). Избежать вероятности противопоставления сходного по смыслу товарного знака при регистрации торговой марки можно, если использовать вымышленные слова.

Б) Звуковое сходство (фонетическое) присутствует при совпадении начальных и конечных частей товарных знаков, близости состава гласных или согласных. Усиливает звуковое сходство одинаковое ударение, совпадение средних частей, одинаковое количество слогов, наличие парных согласных (например, Бар «Барра» — Бар «Парбарра, Samsung — Самсунг).

В) Визуальное сходство (графическое) присутствует, если торговые марки формируют одинаковое зрительное впечатление с учетом внешней формы, используемого шрифта и алфавита, цветов и оттенков, сходства базовых элементов.

По итогам сравнения по указанным признакам должен быть сделан общий вывод о наличии или отсутствии сходства между товарными знаками до степени смешения. Сходство до степени смешения может быть установлено даже на основании сходства только по одному признаку (чаще всего фонетическому). Наличие всех трех признаков сходства не требуется. Однако следует принимать во внимание значимость положения, которое занимают совпадающие элементы противопоставленных торговых марок, особенно при сравнении комбинированных знаков .

4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В авторском праве не используется понятие «сходство до степени смешения», поскольку объекты авторского права не предназначены для индивидуализации товаров и услуг. Многие произведения являются похожими в результате выполнения в одном стиле или жанре, что само по себе не противоречит каким-либо социальным нормам и не является нарушением интеллектуальных прав. Поэтому встречающиеся ссылки судов в делах о защите авторских прав на сходство до степени смешения между двумя произведениями выглядят неубедительно и свидетельствуют о непонимании системы интеллектуальной собственности.

В авторском праве юридическое значение имеет в первую очередь факт воспроизведения или переработки охраняемого произведения. Доказательства этого должны описываться не с помощью признаков сходства до степени смешения, а с помощью таких признаков, как воспроизведение (копирование), самостоятельность, производность, имитация и т.п. Эти признаки описывают не результат, а процесс создания произведения. Дело в том, что создание разными авторами независимо и самостоятельно друг от друга двух похожих произведений не является нарушением авторских прав. Напротив, самостоятельность и независимость создания логотипа, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком, не приводит к правомерности его использования в качестве средства индивидуализации. Исключительное право на товарный знак в этом случае будет нарушено. Поэтому следует воздерживаться от ошибочного использования понятия «сходство до степени смешения» в авторском праве. Если же объект авторского права фактически индивидуализирует определенные товары, могут быть применены положения о защите от недобросовестной конкуренции.

Ключевые слова: сходство до степени смешения, товарные знаки, интеллектуальная собственность, признаки сходства до степени смешения

Публикации

Доказательства по делам о защите прав на товарные знаки

Коллектив авторов, VEGAS LEX

В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с применением в арбитражном процессе некоторых доказательств по делам о защите прав на товарные знаки, а именно ре­зультатов экспертиз на предмет сходства обо­значений до степени смешения и данных социологических опросов, представляемых сто­ронами в обоснование своей правовой пози­ции.

Гражданским кодексом РФ товарный знак отнесен к числу средств индивидуализации товаров и является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их ком­бинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом соче­тании.

Предусмотренные законом способы защиты прав на товарный знак закреплены в ст. 1252 ГК РФ. Однако в рамках заявленной темы особый интерес представляет п. 6 названной ста­тьи, определяющий порядок защиты интере­сов правообладателя в случае, когда обозначе­ния, используемые в товарном знаке, являются тождественными или сходными до степени смешения.

Так, если различные средства индивидуали­зации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть вве­дены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, тре­бовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или час­тичного запрета на использование фирменно­го наименования или коммерческого обозна­чения.

Данное законоположение конкретизировано в ст. 1483 ГК РФ, предусматривающей основа­ния для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В частности, согласно п. 6 этой статьи не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тожде­ственные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявлен­ными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ран­ний приоритет, если заявка на государствен­ную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняе­мыми в РФ, в том числе в соответствии с меж­дународным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признан­ными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в РФ товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в от­ношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия право­обладателя.

Таким образом, вопрос о наличии сходства до степени смешения как основания для отказа в предоставлении международной правовой ох­раны товарному знаку всегда являлся значи­мым и в то же время проблемным при рассмот­рении судами споров о защите прав на товарные знаки.

Результаты экспертных исследований (заключений)

Порядок проведения экспертизы заявленно­го обозначения (товарного знака), в том числе на предмет его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным обозначением, регламентируется Правилами составления, по­дачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвер­жденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее — Правила).

Правила, в частности, устанавливают, что за­дачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка его соответствия ряду условий, в числе которых отсутствие тождества ли­бо сходства до степени смешения данного обо­значения с ранее зарегистрированным обозна­чением. Как уже говорилось, установление та­кого факта служит основанием для отказа в го­сударственной регистрации заявленного обо­значения.

В соответствии с подп. 14.4.2 Правил обозна­чение считается тождественным с другим обо­значением, если оно совпадает с ним во всех элементах, и сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Для разрешения указанных вопросов соглас­но Правилам осуществляются следующие дей­ствия:

— проводится поиск тождественных и сход­ных обозначений;

— определяется степень сходства заявленно­го и выявленных при проведении поиска обо­значений;

— определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрирова­ны (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Так, при сравнении словесных обозначений устанавливается наличие звукового, графиче­ского и семантического (смыслового) сходства. Ниже приведены признаки, на основании кото­рых надлежит сделать вывод о наличии звуково­го, графического и смыслового сходства срав­ниваемых обозначений (подп. 14.4.2.2 Правил).

Признаки звукового сходства:

— наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

— близость звуков, составляющих обозначе­ния;

— расположение близких звуков и звукосо­четаний по отношению друг к другу;

— наличие совпадающих слогов и их распо­ложение;

— число слогов в обозначениях;

— место совпадающих звукосочетаний в со­ставе обозначений;

— близость состава гласных;

— близость состава согласных;

— характер совпадающих частей обозначе­ний;

— вхождение одного обозначения в другое;

Признаки графического сходства:

— общее зрительное впечатление;

— графическое написание с учетом характе­ра букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

— расположение букв по отношению друг к другу;

— алфавит, буквами которого написано слово;

— цвет или цветовое сочетание.

Признаки смыслового сходства:

— подобие заложенных в обозначениях по­нятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках);

— совпадение одного из элементов обозначе­ний, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

— противоположность заложенных в обозна­чениях понятий, идей.

Все перечисленные признаки могут учиты­ваться как по отдельности, так и в различных сочетаниях.

Тем не менее, как показывает судебная прак­тика, использование результатов экспертных заключений на предмет установления сходст­ва до степени смешения сравниваемых обо­значений зачастую не позволяет стороне дос­тичь желаемого результата. Возможно, это объясняется тем, что при изучении таких дока­зательств у суда может возникнуть предвзятое отношение к данным, предоставляемым сторо­нами, и это неудивительно.

На практике в обоснование своих доводов о сходстве либо, напротив, отсутствии сходства обозначений до степени смешения сторона представляет одно, а иногда несколько экс­пертных заключений, подробно и навязчиво описывая упомянутые доказательства в процессуальных документах при каждом удобном случае.

Экспертиза на предмет сходства обозначений

Заключение эксперта истца

Заключение эксперта ответчика

Наличие звукового сходства: имеется совпаде­ние по 10 из 11 применяемых критериев

Отсутствие звукового сходства: обозначения хо­ рошо различимы русскоязычным потребителем

Наличие графического (визуального) сходства: имеется совпадение по 4 из 5 применяемых признаков

Отсутствие графического (визуального) сход­ства: общее зрительное впечатление

Наличие семантического (смыслового) сход­ства в части их сильных элементов

Отсутствие семантического (смыслового) сход­ ства в части их сильных элементов

Аналогичные действия предпринимает и дру­гая сторона — за тем лишь исключением, что в представленных ею заключениях обосновываются прямо противоположные выводы.

Тем самым участник процесса невольно сво­дит свою правовую позицию лишь к представ­ленным им доказательствам, в то время как суд уже сформировал к ним «нейтральное» отно­шение.

В подтверждение изложенного приведем пример из материалов судебного дела (рас­сматривалось в сентябре 2007 г. Девятым арбитражным апелляционным судом), где на­шим доверителем являлся правообладатель товарного знака (далее — истец), обратив­шийся в суд с требованием о запрете исполь­зования конкурентной компанией (далее — ответчик) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, принадлежащим доверителю.

Это интересно:  Отпуск после отпуска по уходу за ребенком

Результаты экспертиз на предмет звукового, графического и смыслового сходства, пред­ставленные сторонами, отражены в приведен­ной выше таблице.

Очевидно, что позиции экспертов, изложен­ные при сравнении спорных обозначений, пря­мо противоположны по содержанию, хотя ка­ждое заключение было прекрасно мотивирова­но, а экспертиза проведена с учетом установ­ленных норм и правил.

Формирование правовой позиции по рас­сматриваемой категории дел очень похоже на использование системы «сдержек и противо­весов», когда одна из сторон вынуждена пред­ставлять дополнительные доказательства, не желая допустить преимущества оппонентов. Зачастую, не имея очевидного преимущества (по субъективному мнению участника процес­са), в равных условиях одна из сторон требует назначения судебной экспертизы, получая на это возражение оппонентов, поскольку те (ча­ще всего безосновательно, а в ряде случаев — наоборот) опасаются за объективность ее ре­зультатов.

По мнению автора, назначение судебной экс­пертизы также не является панацеей. В силу ст. 86 АПК РФ заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами, имеющими­ся в материалах дела, а согласно ст. 71 Кодекса каждое доказательство подлежит оценке арбит­ражным судом наряду с другими доказательст­вами и никакие доказательства не имеют для ар­битражного суда заранее установленной силы.

В этой связи актуальным и своевременным явилось Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя­занных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

В п. 13 Информационного письма Президиум ВАС РФ указал, что вопрос о степени смеше­ния обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен су­дом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений тре­буются специальные знания. Вопрос же о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с пози­ции рядового потребителя и специальных зна­ний не требует.

В ходе упомянутого выше дела ответчик так­же заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы. И хотя рассмотрение дела проис­ходило еще до утверждения Информационно­го письма № 122, суд отказал в проведении су­дебной экспертизы с той же мотивировкой, которую позднее изложил Президиум ВАС РФ в названном акте.

Результаты социологических опросов

В отношении использования данных социо­логических опросов в качестве доказательств по делу необходимо обратить внимание на Ре­комендации по отдельным вопросам эксперти­зы заявленных обозначений, утвержденные Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (да­лее — Рекомендации).

Пункт 2.1 Рекомендаций устанавливает, что при оценке наличия приобретенной различи­тельной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело разли­чительную способность в результате его ис­пользования до даты подачи заявки:

— объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

— территории реализации товаров, маркиро­ванных заявленным обозначением;

— длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

— объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

— ведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и про­изводителе маркированных им товаров, вклю­чая результаты социологических опросов;

— сведения о публикациях в открытой печа­ти информации о товарах, маркированных за­явленным обозначением;

— сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров, маркирован­ных заявленным обозначением;

— а также иные сведения.

Таким образом, данные социологических оп­росов приобретают существенное доказатель­ственное значение именно при определении различительной способности заявленного обозначения, что, в свою очередь, играет важ­ную роль при определении опасности введе­ния потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Этот вывод в полной мере подтверждается правовой позицией ВАС РФ, изложенной в ши­роко известном постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу «Невское» vs . « AMRO Невское». Спор возник из-за того, что производитель пивных закусок, имея намере­ние воспользоваться узнаваемостью и попу­лярностью брэнда известного производителя пива, зарегистрировал за собой товарный знак, содержащий сходное до степени смешения обозначение.

Как указал ВАС РФ, «угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимает­ся за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от различительной спо­собности знака с более ранним приоритетом, от сходства противопоставляемых знаков, а также от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг».

В продолжение темы в другом постановлении от 18.07.2006 № 3691/06 по делу «N IVEA » vs . « LIVIA » Президиум ВАС РФ отметил, что для признания сходства товарных знаков доста­точно уже самой опасности, а не реального смешения. Наличие подобной опасности мо­жет быть установлено, в том числе исходя из результатов социологических опросов, пред­ставленных правообладателями.

Таким образом, очевидно доказательствен­ное значение соцопросов при разрешении во­проса об опасности сходства до степени сме­шения сравниваемых обозначений.

Возвращаясь к проблемам использования на­званных доказательств, надо отметить: как и в случае с экспертными заключениями, данные социологических опросов представляются обеими сторонами и содержат совершенно разные по содержанию выводы, что вызывает у суда обоснованные сомнения в объективно­сти представленной информации.

Подобная ситуация имела место и в ходе упо­мянутого выше дела. Представителем со сторо­ны истца были предъявлены и приобщены к материалам дела результаты одного социологи­ческого опроса, в то время как от ответчика по­ступили результаты сразу нескольких соцопросов. При этом ответчик критически проана­лизировал представленные истцом сведения: по его мнению, в ходе проведения самого меро­приятия были допущены существенные нару­шения.

В сложившейся ситуации в порядке ст. 81 АПК РФ представитель истца подготовил объ­яснение, где акцентировал внимание на дан­ных, убедительно свидетельствовавших о пра­воте позиции истца. В частности, из проведен­ных расчетов, с учетом данных соцопросов, представленных с обеих сторон, следовало, что средний показатель респондентов, полагав­ших, что продукция, маркированная оспари­ваемым обозначением, принадлежит опреде­ленному производителю (истцу), составил око­ло 30%. Расчеты свидетельствовали о том, что около трети респондентов имели ложное пред­ставление относительно производителя кон­кретной продукции. Это подтверждало нали­чие опасности сходства товарных знаков до степени их смешения.

Результаты экспертных заключений и дан­ные социологических опросов будут и в даль­нейшем активно использоваться сторонами по делам о защите интеллектуальной собст­венности, в том числе прав на товарные знаки. По мнению автора, формирование устойчи­вой правовой позиции участника судебного спора не представляется возможным лишь на основании представленных им доказательств;

требуется также всесторонний анализ дока­зательственной базы иных участников про­цесса. Очевидно, что судебная практика идет по пути применения системного подхода к оценке доказательств. Вывод о нарушении прав заявителя в рамках рассматриваемой ка­тегории дел может быть сделан только при на­личии определенных установленных судом обстоятельств.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ (Часть 11)

III. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

  1. Незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение арбитражного суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции в части размера компенсации, удовлетворил требования истца в полном объеме.

При этом арбитражный суд кассационной инстанции указал, что суды, взыскивая компенсацию в минимальном размере, не учли, что каждый из трех товарных знаков является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ , если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Пункт 3 статьи 1252 ГК РФ приведен в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ.

Размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе в этом случае является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак. В результате неправильного исчисления компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу товарных знаков суды взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав в размере ниже низшего предела, установленного подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

  1. Если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Арбитражный суд первой инстанции исковые требования истца удовлетворил в полном объеме. Разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации, суд исходил из того, что ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыскал компенсацию фактически в размере четырехкратной стоимости контрафактного товара.

Отменяя решение арбитражного суда первой инстанции в части размера компенсации, арбитражный суд апелляционной инстанции указал, что защищаемые товарные знаки истца фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

  1. Незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

Арбитражный суд установил, что правообладатель не передавал ответчику права на использование товарного знака. Факт нарушения ответчиком исключительного права истца в результате реализации без согласия правообладателя товара – игрушки – подтверждается представленными в материалы дела доказательствами (видеозаписью реализации товара в торговой точке ответчика, товарным чеком, приобретенным товаром, приобщенным к материалам дела). При визуальном сравнении игрушки и персонажа, являющегося товарным знаком истца, установлено их сходство.

На основании п. 4 ст. 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации.

  1. При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу о взыскании компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака. При расчете компенсации истец исходил из двукратного размера стоимости контрафактных товаров, произведенных и реализованных ответчиком (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Это интересно:  Как определяется состав семьи

Арбитражный суд первой инстанции исковые требования удовлетворил в части взыскания пяти миллионов рублей. Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено в силе. Суды посчитали, что в данном случае сумма компенсации не подлежит исчислению по правилам, установленным подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, так как на произведенных товарах незаконно размещен не сам товарный знак, а сходное с ним обозначение. В связи с этим суды применили подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и взыскали компенсацию в максимальном размере.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, открытое акционерное общество является правообладателем комбинированного товарного знака, охраняемого свидетельством Российской Федерации. Судами установлено и ответчиком не оспаривалось, что общество с ограниченной ответственность в 2011 – 2012 гг. производило и вводило в гражданский оборот однородные товары, упаковка которых имела аналогичное цветовое решение и изображение.

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и принял новое решение об удовлетворении иска по следующим основаниям. Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения (п. 3 ст. 1484, п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подп. 1 либо 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции.

  1. Компенсация в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, выразившееся в незаконном использовании товарного знака при введении товаров в оборот.

В ходе рассмотрения дела установлено, что предприниматель продал носки в количестве пяти пар, колготки в количестве трех пар и одну шапку, при этом на каждый товар незаконно нанесен товарный знак истца. Купля-продажа товара оформлена одним чеком.

Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе по следующим основаниям. Компенсация в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров и вида товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак.

  1. При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Гражданин, являющийся обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак, содержащий словесное обозначение “ЯрРитуалСервис”, обратился в арбитражный суд с иском к О. о прекращении неправомерного использования принадлежащего ему товарного знака, содержащего словесное обозначение “Ритуал Сервис”, в обозначении похоронного дома “Ритуал Сервис” с удалением спорного словесного элемента с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, автотранспортных средств.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что предприниматели оказывают однородные услуги, а обозначение “Ритуал Сервис”, используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарным знаком истца, что свидетельствует о нарушении его исключительного права.

Отменяя решение и отказывая в иске, суд апелляционной инстанции руководствовался ст. 1483 ГК РФ и признал недоказанным нарушение исключительных прав истца, поскольку используемые ответчиком слова “ритуал” и “сервис” являются неохраняемыми элементами товарного знака, поэтому ответчик вправе использовать указанные слова для индивидуализации своей предпринимательской деятельности.

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на необходимость оценки и исследования сходства до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых сторонами в отношении однородного вида деятельности на одной территории, с точки зрения их графического и визуального сходства, а также наличия доминирующего элемента.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации с выводами суда кассационной инстанции не согласилась, постановление суда кассационной инстанции отменила, оставив в силе постановление суда апелляционной инстанции.

Суды установили, что словесные элементы “Ритуал” и “Сервис” используются отдельно от других изобразительных элементов товарного знака и являются общепринятыми понятиями.

Вместе с тем использование другими лицами словесных элементов “Ритуал” и “Сервис”, в том числе для индивидуализации предпринимательской деятельности, в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав, поскольку эти словесные элементы в комбинированном товарном знаке не обладают признаками охраноспособности.

При данных обстоятельствах указания суда кассационной инстанции на необходимость исследования сходства до степени смешения двух словесных обозначений не основаны на нормах права, поскольку неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака, и обуславливать угрозу их смешения потребителями.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Вероятность возникновения смешения: многофакторный подход

Хотите получать полезные советы юристов
и приглашения на наши мероприятия?
Нажмите «Подписаться» или «Нравится»!

  • сила оригинального товарного знака;
  • сходство товарного знака и обозначения ответчика;
  • однородность товаров;
  • вероятность того, что продукт правообладателя попадет на рынок предполагаемого нарушителя;
  • доказательства фактического смешения;
  • намерения предполагаемого правонарушителя;
  • качество маркированных товарными знаками продуктов;
  • искушенность потребителей.
  • у вымышленных (фантазийных) товарных знаков нет самостоятельного значения, и чаще всего подобные обозначения специально создаются для использования данного знака;
  • у произвольного товарного знака есть самостоятельное значение, которое, однако, не связано с непосредственным его использованием;
  • ассоциативный товарный знак не обладает описательной функцией, а вызывает у потребителя лишь определенные предположения (ассоциативный ряд) в отношении особенностей товара, таким образом, чтобы прийти к выводу о природе знака потребителю необходимо использовать воображение, мышление и восприятие;
  • описательные товарные знаки описывают товары, для обозначений которых они используются;
  • свободные товарные знаки (товарные знаки, утратившие различительную способность, вошедшие во всеобщее употребление для обозначения определенного вида товара).

1. Kirkpatrick R.L. Likelihood Of Confusion in Trademark Law. 2 edition. New York, 2013. P. 4–28

2. Петрова Т. В. Изменения в практике защиты товарных знаков, лицензирования и передачи прав в связи с вступлением в силу IV части Гражданского кодекса РФ//Закон. 2007. № 10. С. 80; Боровский Д.А. Новый подход к экспертизе по делам о нарушении права на товарный знак // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 7. С. 35.

3. Папкова О.А. Усмотрение суда. М.: Статут, 2005. С. 14.

4. Патентный поверенный. 2008. № 2. С. 56.

6. Патенты и лицензии. 2003. № 5. С. 32.

9. Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации//СПС «КонсультантПлюс».

10. Еременко В.И. Всемирная торговая организация и законодательство РФ об интеллектуальной собственности//Законодательство и экономика. 2006. № 10. С. 42.

11. Сергеев А.П. Право на фирменное наименование и товарный знак. Спб.: Изд-во С.-Петербургского гос. ун-та., 1995. С. 39.

12. Kirkpatrick R.L. Указ. соч. С. 4–27.

13. Постановления Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06, № 3691/06//Патентный поверенный. 2006. № 6. С. 56; 2007. № 12. С. 46.

14. Старженецкий В.В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики//Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы: сборник статей/Под ред. М.М.Богуславского, А.Г.Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 245, 246.

16. Beebe B. Указ. Соч.

17. См.: Kirkpatrick R.L. Указ. соч. § 4.3.

18. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 289.

19. Conopco, Inc. v. Cosmair, Inc., 49 F. Supp. 2d 242, 255 (S.D.N.Y. 1999).

20 . Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co., 117 F.Supp.2d 360, 367 (S.D.N.Y. 2000).

21. См.: Мельников В.М. Товарные знаки за рубежом. Практика ведомств и судов. М, 2000. С. 97.

22. Blum К., Fox А, Hayes C. J., Xu. J. Указ. соч.

Статья написана по материалам сайтов: bardov.legal, sumip.ru, www.vegaslex.ru, zakoniros.ru, www.justa-aura.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector