+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Статья 1468 ГК РФ. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства

1. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

2. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Комментарий к Ст. 1468 ГК РФ

1. Впервые в российском законодательстве закреплен договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), специфика которого предопределена особой правовой природой секрета производства. Так, например, для других договоров о распоряжении исключительными правами не имеют значения условие о конфиденциальности применительно к результату интеллектуальной деятельности, а также последствия прекращения режима конфиденциальности. До вступления в силу части четвертой ГК РФ в правоприменительной практике возникали проблемы разграничения лицензионных договоров и договоров о передаче коммерческой информации (тайны) (договоров о передаче ноу-хау, договоров заказа на создание научно-технической продукции, договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ) . Большинство лицензионных договоров содержат условия о передаче конфиденциальной информации. Так, по статистике, не менее 95% зарегистрированных лицензионных договоров включает в себя условия передачи ноу-хау, необходимого для оптимального использования изобретения . Так называемые чистые патентные лицензии составляют всего 20%, объем «смешанных лицензий» (патентная лицензия плюс передача ноу-хау) — 50%, а доля договоров о передаче ноу-хау — 30% . Такие договоры могут трансформироваться друг в друга, в частности договор о передаче коммерческой информации (тайны), действующий в период временной охраны объекта патентного права, после принятия решения о его регистрации может быть преобразован в лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения.

———————————
Постановление Президиума ВАС РФ от 10 апреля 2002 г. N 9912/01 // СПС «КонсультантПлюс».

Евдокимова В.Н. Особенности правового регулирования ноу-хау // Патенты и лицензии. 1999. N 7. С. 7.

Рузакова О.А. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5. С. 26 — 34.

Закрепление секрета производства (ноу-хау) в качестве объекта исключительных прав в части четвертой ГК РФ имеет чрезвычайно важное значение и объясняется прежде всего необходимостью введения ноу-хау в гражданский оборот, а также приведением в соответствие с отдельными нормами уже действующего законодательства, в частности п. 6 ст. 66 ГК РФ, НК РФ, других нормативных актов .

———————————
В частности, ст. 257 НК РФ, п. 55 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, п. 2 Положения о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685.

Однако целесообразно было бы урегулировать в законодательстве договор о передаче ноу-хау, поскольку предметом такого договора является именно конфиденциальная информация, а не исключительные права — легальная монополия на определенный объект (объективно данный результат с точки зрения новизны его содержания не может быть обособлен и определен для общества и государства). Элементом предмета договора является сама коммерческая информация (тайна), которая предоставляется ее обладателем другому лицу. Разработка такой информации и ее передача могут производиться как по договорам, предусмотренным законодательством (например, договор на выполнение НИОКР, коммерческой концессии, простого товарищества и др.), так и по иным — «непоименованным» договорам (например, договор о создании научно-технической продукции). Однако правовая природа этих договоров в части предоставления коммерческой информации (тайны) одинакова и одинаковы условия ее передачи. Комментируемая статья и ст. 1469 ГК РФ предусматривают договоры об отчуждении и предоставлении исключительных прав на секрет производства. Но по существу предметом данных договоров является передача охраняемой информации.

2. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) не подлежит государственной регистрации в отличие от договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

3. Определение правового режима ноу-хау имеет важное значение и для решения вопроса о вовлечении его в гражданский оборот, в том числе в качестве вклада в уставный капитал и в виде вклада по договору простого товарищества. Вкладом в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества может быть исключительное право на секрет производства (ноу-хау).

При внесении имущества в уставный (складочный) капитал, в паевой фонд юридического лица основанием для перехода, предоставления права является договор с вновь созданным юридическим лицом. Как отмечается в п. 11 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации. Как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов, «хотя Постановление 5/29 говорит, что этот факт должен быть указан в учредительном договоре, очевидно, что имеются в виду любые учредительные документы юридического лица» .

———————————
Гаврилов Э.П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков // Патенты и лицензии. 2009. N 11. С. 8 — 15.

Таким образом, внесение исключительного права на секрет производства в уставный капитал требует заключения договора об отчуждении исключительного права.

Абзац 1 п. 6 ст. 66 ГК РФ предусматривает, что вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Пункт 17 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по существу распространяет на ноу-хау тот же режим, что и на лицензионный договор о передаче исключительных патентных прав. Согласно этому пункту названного документа не могут быть вкладами патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной собственности, а также ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством. В то же время по лицензионному договору предоставляется лишь право на использование объекта: во-первых, это не учитывает возможности передачи исключительного права, во-вторых, как уже отмечалось, договоры о передаче прав на ноу-хау не подлежат регистрации.

———————————
Российская газета. N 152. 13.08.1996.

Выше говорилось о том, что секрет производства (ноу-хау) представляет собой особый объект интеллектуальных прав, на который весьма условно можно распространять режим исключительных прав, более точно говорить о фактической монополии на информацию, представляющую собой коммерческую тайну. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства передается исключительное право в полном объеме. В отличие от других объектов исключительных прав в отношении секрета производства в ст. 1465 ГК РФ не определен перечень способов использования, входящих в содержание исключительного права, кроме использования секрета производства при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. В связи с тем что содержание исключительного права на секрет производства определено весьма условно, как и сам объект, более целесообразно говорить об отчуждении не исключительного права, а самого секрета производства, а именно о передаче информации (секрета производства) с определенными ограничительными условиями. Договор о передаче ноу-хау достаточно изучен наукой , но в то же время существует немало проблем, связанных прежде всего с определением предмета договора и сохранением его конфиденциальности.

———————————
Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М.: Прогресс, 1976; Мельников А.А. Правовые вопросы передачи «ноу-хау» в международной торговле: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1983; Рузакова О.А. Гражданско-правовой режим договоров о передаче ноу-хау // Патенты и лицензии. 2002. N 8. С. 40 — 44; Она же. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5. С. 26 — 34; Погуляев В.В. Коммерческая тайна и ноу-хау // ЭЖ-Юрист. 2004. N 18; Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла («ноу-хау»). Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей // Исследовательский центр частного права. Статут, 2003; Химичук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау // Право и экономика. 2006. N 3.

Существенными условиями отчуждения исключительного права на секрет производства (договор о передаче ноу-хау) являются:

— предмет, который включает в себя описание ноу-хау. Информация, характеристики которой не входят в описание, договором не охраняется;

— условие о соблюдении конфиденциальности информации обеими сторонами договора, ответственность за нарушение которой может быть предусмотрена договором. В противном случае ответственность определяется ст. 1472 ГК РФ в виде возмещения убытков;

— цена. Договор является по общему правилу возмездным, так как заключается преимущественно в сфере предпринимательских отношений. При этом оплата может осуществляться различными способами: в виде роялти, паушального платежа или в смешанной форме. В том случае, если договором предусмотрена выплата роялти, может возникать проблема с осуществлением этой обязанности в период, когда ноу-хау не использовался, а также при утрате информацией признака конфиденциальности не по вине сторон договора. В безвозмездном договоре необходимо указать на это. Если цена в договоре не определена, нормы п. 3 ст. 424 ГК РФ не применяются и договор считается незаключенным.

В связи с тем что секретом производства может выступать информация, обладающая признаками патентоспособности, договор об отчуждении права на получение патента может охватывать договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (при отчуждении права на получение патента должна быть предоставлена информация, необходимая для подачи заявки), который, однако, при отказе в государственной регистрации не сможет быть сохранен в качестве такового, поскольку информация о заявке при ее публикации станет общедоступной. Договор об отчуждении права на получение патента представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Статья 1468. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства

1. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

Это интересно:  Статья 159 уголовного кодекса рф мошенничество

2. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Комментарий к статье 1468 Гражданского Кодекса РФ

В комментируемой статье говорится о договоре об отчуждении исключительного права на секрет производства, а в следующей статье — о лицензионном договоре о предоставлении права использования секрета производства. Заключение договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора прямо указано в общей норме ч. 1 п. 1 ст. 1233 комментируемой части в качестве возможных способов распоряжения правообладателем принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В пункте 1 комментируемой статьи определено понятие договора об отчуждении исключительного права на секрет производства. Данный пункт воспроизводит применительно к исключительному праву на секрет производства общие положения п. 1 ст. 1234 комментируемой части, определяющие понятие договора об отчуждении исключительного права: по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Соответственно, в отношении регламентации договора об отчуждении исключительного права на секрет производства необходимо обращение к положениям указанной ст. 1234.

Пункт 2 комментируемой статьи закрепляет обязанность правообладателя, заключившего договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. Срок действия исключительного права на секрет производства определяется ст. 1467 комментируемой главы, из которой следует, что неисполнение указанной обязанности означает прекращение действия исключительного права на секрет производства у всех правообладателей, а это лишало бы смысла заключение и исполнение договора об отчуждении исключительного права на секрет производства. Ответственность за нарушение указанной обязанности предусмотрена в п. 1 ст. 1472 комментируемой главы.

Другой комментарий к статье 1468 ГК РФ

1. В комментируемой статье урегулированы отношения, связанные с отчуждением исключительного права на секрет производства.

В мировой практике договоры об отчуждении права на секрет производства (ноу-хау) занимают незначительное место. В основном в указанной сфере заключаются лицензионные договоры, поскольку они сопровождаются обычно рядом дополнительных обязательств, в том числе оказанием лицензиаром технической помощи лицензиату в производственном использовании секрета производства, поставке оборудования, сырья и материалов для применения передаваемой технологии.

2. В пункте 1 данной статьи определено понятие договора об отчуждении исключительного права на секрет производства, в соответствии с которым одна сторона (правообладатель): 1) передает или 2) обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

Судя по определению и исходя из отсутствия требования государственной регистрации, договор об отчуждении исключительного права на секрет производства может быть как реальным (следует учитывать условность этого тезиса ввиду нематериального характера объекта), так и консенсуальным.

Указание на передачу исключительного права на секрет производства в полном объеме имеет двоякий смысл: относительно объекта передаваемых сведений, составляющих секрет производства и относительно полномочий по использованию секрета производства.

Секрет производства должен быть полностью раскрыт приобретателю, в противном случае договор может быть признан недействительным в силу ст. 168 ГК РФ.

Кроме того, приобретатель секрета производства должен получить такой объем прав, какой имеется у правообладателя. Иными словами, не допускается передача одного набора полномочий по использованию секрета производства с сохранением за правообладателем другого набора полномочий, поскольку в этом случае такая сделка будет не отчуждением секрета производства, а лицензионным договором о его использовании.

Следует также учитывать норму п. 3 ст. 1233 ГК РФ, согласно которой договор, в котором прямо не указано, что исключительное право передается в полном объеме, считается лицензионным договором.

Вместе с тем положение о передаче исключительного права на секрет производства в полном объеме не означает, что указанное право не имеет никаких ограничений на момент вступления в силу договора. На практике зачастую договорный объект может быть обременен выданными прежде лицензиями. А в случае ранее выданной исключительной лицензии право приобретателя секрета производства могут быть серьезно ограничены, поэтому при заключении договора об отчуждении целесообразно включить в него пункты, описывающие существующие ограничения, а также содержащие гарантии передающей стороны об отсутствии иных ограничений.

Ввиду лаконичности определения договора об отчуждении исключительного права на секрет производства, следует применять также общие нормы о договоре об отчуждении исключительного права, установленные в ст. 1234 ГК РФ.

Прежде всего следует иметь в виду, что договор об отчуждении исключительного права на секрет производства должен быть заключен в письменной форме; несоблюдение этого требования влечет недействительность такого договора.

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное, т.е. указанный договор может быть возмездным и безвозмездным. При этом следует иметь в виду положение ст. 575 ГК РФ о запрете дарения в отношениях между коммерческими организациями. Кроме того, в отношении указанного договора стороны не могут, при отсутствии в договоре указания на цену, установить ее, основываясь на ценах, взимаемых в сравнимых обстоятельствах.

К существенным условиям договора об отчуждении секрета производства следует отнести предмет договора, цену договора (размер вознаграждения), если договор является возмездным, а также конфиденциальность секрета производства.

Серьезного внимания заслуживает точное определение предмета договора, поскольку сведения, составляющие секрет производства, не публикуются и их содержание можно определить только из текста договора.

3. В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрено, что при отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Императивный характер комментируемой нормы свидетельствует о том, что к существенным условиям договора об отчуждении секрета производства должно относиться также условие о конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства.

Примечательно, что обязанность сохранения конфиденциальности секрета производства, предусмотренная для целей устранения угрозы обесценения передаваемого объекта, лежит только на передающей стороне.

Статья 1468 ГК РФ. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (действующая редакция)

1. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

2. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 1468 ГК РФ

1. В комментируемой статье урегулированы отношения, связанные с отчуждением исключительного права на секрет производства.

В мировой практике договоры об отчуждении права на секрет производства (ноу-хау) занимают незначительное место. В основном в указанной сфере заключаются лицензионные договоры, поскольку они сопровождаются обычно рядом дополнительных обязательств, в том числе оказанием лицензиаром технической помощи лицензиату в производственном использовании секрета производства, поставке оборудования, сырья и материалов для применения передаваемой технологии.

2. В пункте 1 данной статьи определено понятие договора об отчуждении исключительного права на секрет производства, в соответствии с которым одна сторона (правообладатель): 1) передает или 2) обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

Судя по определению и исходя из отсутствия требования государственной регистрации, договор об отчуждении исключительного права на секрет производства может быть как реальным (следует учитывать условность этого тезиса ввиду нематериального характера объекта), так и консенсуальным.

Указание на передачу исключительного права на секрет производства в полном объеме имеет двоякий смысл: относительно объекта передаваемых сведений, составляющих секрет производства и относительно полномочий по использованию секрета производства.

Секрет производства должен быть полностью раскрыт приобретателю, в противном случае договор может быть признан недействительным в силу ст. 168 ГК РФ.

Кроме того, приобретатель секрета производства должен получить такой объем прав, какой имеется у правообладателя. Иными словами, не допускается передача одного набора полномочий по использованию секрета производства с сохранением за правообладателем другого набора полномочий, поскольку в этом случае такая сделка будет не отчуждением секрета производства, а лицензионным договором о его использовании.

Следует также учитывать норму п. 3 ст. 1233 ГК РФ, согласно которой договор, в котором прямо не указано, что исключительное право передается в полном объеме, считается лицензионным договором.

Вместе с тем положение о передаче исключительного права на секрет производства в полном объеме не означает, что указанное право не имеет никаких ограничений на момент вступления в силу договора. На практике зачастую договорный объект может быть обременен выданными прежде лицензиями. А в случае ранее выданной исключительной лицензии право приобретателя секрета производства могут быть серьезно ограничены, поэтому при заключении договора об отчуждении целесообразно включить в него пункты, описывающие существующие ограничения, а также содержащие гарантии передающей стороны об отсутствии иных ограничений.

Ввиду лаконичности определения договора об отчуждении исключительного права на секрет производства, следует применять также общие нормы о договоре об отчуждении исключительного права, установленные в ст. 1234 ГК РФ.

Прежде всего следует иметь в виду, что договор об отчуждении исключительного права на секрет производства должен быть заключен в письменной форме; несоблюдение этого требования влечет недействительность такого договора.

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное, т.е. указанный договор может быть возмездным и безвозмездным. При этом следует иметь в виду положение ст. 575 ГК РФ о запрете дарения в отношениях между коммерческими организациями. Кроме того, в отношении указанного договора стороны не могут, при отсутствии в договоре указания на цену, установить ее, основываясь на ценах, взимаемых в сравнимых обстоятельствах.

К существенным условиям договора об отчуждении секрета производства следует отнести предмет договора, цену договора (размер вознаграждения), если договор является возмездным, а также конфиденциальность секрета производства.

Серьезного внимания заслуживает точное определение предмета договора, поскольку сведения, составляющие секрет производства, не публикуются и их содержание можно определить только из текста договора.

3. В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрено, что при отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Это интересно:  Статья 222 ГПК РФ. Основания для оставления заявления без рассмотрения

Императивный характер комментируемой нормы свидетельствует о том, что к существенным условиям договора об отчуждении секрета производства должно относиться также условие о конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства.

Примечательно, что обязанность сохранения конфиденциальности секрета производства, предусмотренная для целей устранения угрозы обесценения передаваемого объекта, лежит только на передающей стороне.

Статья 1468 ГК РФ. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства

Статья 1468. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 75] [Статья 1468]

1. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

2. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

1 комментарий к записи “Статья 1468 ГК РФ. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства”

Статья 1468. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства

Комментарий к статье 1468

1. Впервые в российском законодательстве закреплен договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), специфика которого предопределена особой правовой природой секрета производства. Так, например, для других договоров о распоряжении исключительными правами не имеют значения условие о конфиденциальности применительно к результату интеллектуальной деятельности, а также последствия прекращения режима конфиденциальности. До вступления в силу части четвертой ГК РФ в правоприменительной практике возникали проблемы разграничения лицензионных договоров и договоров о передаче коммерческой информации (тайны) (договоров о передаче ноу-хау, договоров заказа на создание научно-технической продукции, договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ) . Большинство лицензионных договоров содержат условия о передаче конфиденциальной информации. Так, по статистике, не менее 95% зарегистрированных лицензионных договоров включает в себя условия передачи ноу-хау, необходимого для оптимального использования изобретения . Так называемые чистые патентные лицензии составляют всего 20%, объем «смешанных лицензий» (патентная лицензия плюс передача ноу-хау) — 50%, а доля договоров о передаче ноу-хау — 30% . Такие договоры могут трансформироваться друг в друга, в частности договор о передаче коммерческой информации (тайны), действующий в период временной охраны объекта патентного права, после принятия решения о его регистрации может быть преобразован в лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения.
———————————
Постановление Президиума ВАС РФ от 10 апреля 2002 г. N 9912/01 // СПС «КонсультантПлюс».
Евдокимова В.Н. Особенности правового регулирования ноу-хау // Патенты и лицензии. 1999. N 7. С. 7.
Рузакова О.А. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5. С. 26 — 34.

Закрепление секрета производства (ноу-хау) в качестве объекта исключительных прав в части четвертой ГК РФ имеет чрезвычайно важное значение и объясняется прежде всего необходимостью введения ноу-хау в гражданский оборот, а также приведением в соответствие с отдельными нормами уже действующего законодательства, в частности п. 6 ст. 66 ГК РФ, НК РФ, других нормативных актов .
———————————
В частности, ст. 257 НК РФ, п. 55 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, п. 2 Положения о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685.

Однако целесообразно было бы урегулировать в законодательстве договор о передаче ноу-хау, поскольку предметом такого договора является именно конфиденциальная информация, а не исключительные права — легальная монополия на определенный объект (объективно данный результат с точки зрения новизны его содержания не может быть обособлен и определен для общества и государства). Элементом предмета договора является сама коммерческая информация (тайна), которая предоставляется ее обладателем другому лицу. Разработка такой информации и ее передача могут производиться как по договорам, предусмотренным законодательством (например, договор на выполнение НИОКР, коммерческой концессии, простого товарищества и др.), так и по иным — «непоименованным» договорам (например, договор о создании научно-технической продукции). Однако правовая природа этих договоров в части предоставления коммерческой информации (тайны) одинакова и одинаковы условия ее передачи. Комментируемая статья и ст. 1469 ГК РФ предусматривают договоры об отчуждении и предоставлении исключительных прав на секрет производства. Но по существу предметом данных договоров является передача охраняемой информации.
2. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) не подлежит государственной регистрации в отличие от договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
3. Определение правового режима ноу-хау имеет важное значение и для решения вопроса о вовлечении его в гражданский оборот, в том числе в качестве вклада в уставный капитал и в виде вклада по договору простого товарищества. Вкладом в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества может быть исключительное право на секрет производства (ноу-хау).
При внесении имущества в уставный (складочный) капитал, в паевой фонд юридического лица основанием для перехода, предоставления права является договор с вновь созданным юридическим лицом. Как отмечается в п. 11 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации. Как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов, «хотя Постановление 5/29 говорит, что этот факт должен быть указан в учредительном договоре, очевидно, что имеются в виду любые учредительные документы юридического лица» .
———————————
Гаврилов Э.П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков // Патенты и лицензии. 2009. N 11. С. 8 — 15.

Таким образом, внесение исключительного права на секрет производства в уставный капитал требует заключения договора об отчуждении исключительного права.
Абзац 1 п. 6 ст. 66 ГК РФ предусматривает, что вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Пункт 17 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по существу распространяет на ноу-хау тот же режим, что и на лицензионный договор о передаче исключительных патентных прав. Согласно этому пункту названного документа не могут быть вкладами патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной собственности, а также ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством. В то же время по лицензионному договору предоставляется лишь право на использование объекта: во-первых, это не учитывает возможности передачи исключительного права, во-вторых, как уже отмечалось, договоры о передаче прав на ноу-хау не подлежат регистрации.
———————————
Российская газета. N 152. 13.08.1996.

Выше говорилось о том, что секрет производства (ноу-хау) представляет собой особый объект интеллектуальных прав, на который весьма условно можно распространять режим исключительных прав, более точно говорить о фактической монополии на информацию, представляющую собой коммерческую тайну. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства передается исключительное право в полном объеме. В отличие от других объектов исключительных прав в отношении секрета производства в ст. 1465 ГК РФ не определен перечень способов использования, входящих в содержание исключительного права, кроме использования секрета производства при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. В связи с тем что содержание исключительного права на секрет производства определено весьма условно, как и сам объект, более целесообразно говорить об отчуждении не исключительного права, а самого секрета производства, а именно о передаче информации (секрета производства) с определенными ограничительными условиями. Договор о передаче ноу-хау достаточно изучен наукой , но в то же время существует немало проблем, связанных прежде всего с определением предмета договора и сохранением его конфиденциальности.
———————————
Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М.: Прогресс, 1976; Мельников А.А. Правовые вопросы передачи «ноу-хау» в международной торговле: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1983; Рузакова О.А. Гражданско-правовой режим договоров о передаче ноу-хау // Патенты и лицензии. 2002. N 8. С. 40 — 44; Она же. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5. С. 26 — 34; Погуляев В.В. Коммерческая тайна и ноу-хау // ЭЖ-Юрист. 2004. N 18; Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла («ноу-хау»). Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей // Исследовательский центр частного права. Статут, 2003; Химичук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау // Право и экономика. 2006. N 3.

Существенными условиями отчуждения исключительного права на секрет производства (договор о передаче ноу-хау) являются:
— предмет, который включает в себя описание ноу-хау. Информация, характеристики которой не входят в описание, договором не охраняется;
— условие о соблюдении конфиденциальности информации обеими сторонами договора, ответственность за нарушение которой может быть предусмотрена договором. В противном случае ответственность определяется ст. 1472 ГК РФ в виде возмещения убытков;
— цена. Договор является по общему правилу возмездным, так как заключается преимущественно в сфере предпринимательских отношений. При этом оплата может осуществляться различными способами: в виде роялти, паушального платежа или в смешанной форме. В том случае, если договором предусмотрена выплата роялти, может возникать проблема с осуществлением этой обязанности в период, когда ноу-хау не использовался, а также при утрате информацией признака конфиденциальности не по вине сторон договора. В безвозмездном договоре необходимо указать на это. Если цена в договоре не определена, нормы п. 3 ст. 424 ГК РФ не применяются и договор считается незаключенным.
В связи с тем что секретом производства может выступать информация, обладающая признаками патентоспособности, договор об отчуждении права на получение патента может охватывать договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (при отчуждении права на получение патента должна быть предоставлена информация, необходимая для подачи заявки), который, однако, при отказе в государственной регистрации не сможет быть сохранен в качестве такового, поскольку информация о заявке при ее публикации станет общедоступной. Договор об отчуждении права на получение патента представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Это интересно:  Статья 39.19 ЗК РФ. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности..

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства

В связи с введением режима исключительных прав на секрет производства, что нельзя признать удачной находкой законодателя, возникла не более чем абстрактная возможность отчуждения указанного права одним лицом другому без отчуждения самого секрета производства. Эта возможность, тем не менее, обеспечена соответствующей нормой закона, закрепленной в ст. 1468 ГК РФ. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Введена в действие Федеральным законом РФ от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410Согласно указанной статье по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства.По своим юридическим характеристикам указанный договор является консенсуальным, взаимным, возмездным или безвозмездным. Используемая законодателем формулировка передает или обязуется передать» указывает на гипотетическую принадлежность договора об отчуждении исключительного права на секрет производства к числу реальных договоров.

Взаимность договора обусловлена наличием у его участников корреспондирующих прав и обязанностей.Поскольку к отношениям сторон по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства применимы общие положения о договоре об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ), постольку приобретатель, если иное не предусмотрено договором, обязан уплатить правообладателю соответствующее вознаграждение. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на секрет производства условия о размере вознаграждения или порядка его определения договор считается незаключенным.К элементам договора относятся его стороны, предмет, цена (для возмездного договора), срок, форма и содержание.Сторонами договора об отчуждении исключительного права на секрет производства являются правообладатель и приобретатель.Роль правообладателя могут играть любые лица, обладающие исключительным правом на секрет производства. В роли приобретателя в данном случае выступает лицо, организующее создание единой технологии.Предметом договора является исключительное право на секрет производства в полном объеме. Это следует из легальной дефиниции договора.

На самом деле, единственно возможным с юридической, а не гипотетической точки зрения, механизмом передачи секрета производства, находящегося в режиме коммерческой тайны, является передача самого секрета производства, т.е. сведений производственного, технического, технологического, организационного и иного характера, а не права на него.

Предметом договора, таким образом, должны выступать соответствующие сведения, поскольку без них право утрачивает смысл, ибо становится безобъектным. Это подтверждается и сложившейся практикой, когда приобретателю передается техническая и технологическая документация, например, чертежи, рабочие и монтажные схемы, спецификации, описания, инструкции и т.п.Предмет договора об отчуждении исключительного права на секрет производства является его существенным условием.Цена договора является существенным условием для его возмездного варианта. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.Срок договора не относится к числу его существенных условий. Он устанавливается соглашением сторон с учетом правила, закрепленного в ст. 1467 ГК РФ, согласно которому исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.

Режим конфиденциальности может прекратиться и по обстоятельствам, не зависящим от участников договора. Таким обстоятельством, например, будет являться утрата конфиденциальности соответствующих сведений лицом, приобретшим самостоятельное исключительное право на секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ). Этот вывод следует из правила, сформулированного во втором предложении ст. 1467 ГК РФ, в соответствии с которым с момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства заключается в письменной форме (п. 2 ст. 1234 ГК РФ).Государственной регистрации указанного договора не требуется.Содержание договора об отчуждении исключительного права на секрет производства составляют права и обязанности правообладателя и лица, организующего создание единой технологии. Эти права и обязанности носят взаимный характер и определяются с учетом общих положений, закрепленных в ст. 1234 ГК РФ применительно к договору об отчуждении исключительного права.Важнейшей обязанностью правообладателя является фактическая передача приобретателю сведений, составляющих секрет производства. Указанная передача представляет собой достаточно сложную процедуру, целью которой является сохранение конфиденциальности передаваемых сведений, в том числе и на случай отказа от их получения приобретателем после знакомства с ними.

В этой связи процедура передачи конфиденциальности информации включает, как правило, два этапа. На первом, так называемом преддоговорном, этапе приобретатель знакомится с основными информационными ресурсами, позволяющими в общем плане оценить возможные конкурентные преимущества при их использовании в собственной деятельности. При этом приобретатель должен действовать добросовестно и разумно. В случае отказа от последующего заключения договора он должен нести так называемую преддоговорную ответственность, базирующуюся на принципе culpa in contrahendo (вина в переговорах), который, к сожалению, еще не получил достаточного распространения в российском гражданском праве. Вместе с тем, в ряде работ доказывается допустимость применения указанного принципа к отношениям сторон, заключающим гражданско-правовые договоры.На втором этапе заключается договор, по которому сведения, составляющие секрет производства, воплощенные в соответствующие материальные носители, являющиеся приложениями к договору, передаются приобретателю (п. 4 ст. 129 ГК РФ).Существуют и другие модели отношений сторон, снижающие риск утраты конфиденциальности передаваемых правообладателем сведений. В частности, может быть заключено отдельное соглашение между правообладателем и потенциальным приобретателем, по которому последний обязуется под угрозой соответствующих санкций соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставших ему известными сведений, составляющих секрет производства. Еще одной обязанностью правообладателя выступает обязанность по сохранению конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства, до прекращения действия исключительного права на него (п. 2 ст. 1468 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Введена в действие Федеральным законом РФ от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410В числе прав правообладателя, закрепляемых в договоре об отчуждении исключительного права на секрет производства, могут быть установлены:- право на использование переданной приобретателю конфиденциальной информации в собственном производстве;- право на отказ от договора в одностороннем порядке;- право на перевод от приобретателя исключительного права на секрет производства.Право на использование переданной приобретателю конфиденциальной информации в собственном производстве правообладателя может быть реализовано при отсутствии прямого запрета на такое использование со стороны приобретателя. При этом следует иметь в виду, что, лишившись исключительного права на секрет производства, прежний правообладатель не лишается самого секрета производства, хотя и передает его. Здесь неизбежно действуют законы мультипликации, сопровождающие переход информационного по своей природе продукта, каковым является секрет производства, от одного субъекта к другому. Право на отказ от договора в одностороннем порядке возникает у правообладателя по основанию, установленному нормой, закрепленной в абз. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ. Согласно указанной норме, если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. При этом следует иметь в виду, что действующим законодательством весьма нечетко определен момент перехода исключительного права на секрет производства к приобретателю. Согласно правилу, закрепленному в п. 4 ст. 1234 ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Для секрета производства момент заключения договора, как момент перехода исключительного права, — не самый лучший вариант. Здесь можно ориентироваться на два обстоятельства. Во-первых, моментом перехода исключительных прав на секрет производства следует считать дату установления приобретателем в отношении полученных сведений режима коммерческой тайны. Во-вторых, таким моментом можно считать момент передачи соответствующих сведений, зафиксированных на материальном носителе, их обладателем контрагенту на основании договора, содержащего условие о принятии последним мер по охране конфиденциальности указанных сведений (ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне»). Во всяком случае, указанные варианты определения момента перехода исключительного права должны получить соответствующее закрепление в договоре.Право на перевод от приобретателя исключительного права на секрет производства возникает у правообладателя по основанию, установленному нормой, закрепленной в абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ. Согласно указанной норме при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя права приобретателя исключительного права, если это право перешло к приобретателю. Основной обязанностью приобретателя по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства является прием от правообладателя материальных носителей, в которых выражены или зафиксированы сведения, составляющие секрет производства, и установление в отношении последнего режима коммерческой тайны. Если договором предусмотрено встречное предоставление, на приобретателя возлагается обязанность выплаты правообладателю обусловленного условиями договора вознаграждения. По общему правилу ответственность за нарушение обязательств, вытекающих из договора об отчуждении исключительного права на секрет производства, наступает по основаниям и в порядке, предусмотренным правилами гл. 25 ГК РФ с учетом существа секрета производства. Специальная регламентация ответственности сторон осуществлена нормами, закрепленными в п. 5 ст. 1234 ГК РФ и ст. 1472 ГК РФ. Вывод: Так, в соответствии с нормой абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить в установленный срок вознаграждение за приобретение исключительного права на секрет производства прежний правообладатель вправе требовать возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю Правообладатель может потребовать возмещение убытков, причиненных расторжением договора, в случае, когда исключительное право не перешло к приобретателю, но последний нарушил обязанность по выплате в обусловленный договором срок вознаграждения за приобретение исключительного права.В соответствии с п. 1 ст. 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с п. 2 ст. 1468 ГК РФ (правообладатель в договоре об отчуждении исключительного права), обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с эти лицом.

Статья написана по материалам сайтов: stgkrf.ru, gkrf24.ru, www.zakonrf.info, rukak.ru, studwood.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector